专利代理实务重要法条及专利撰写要点

关于说明书

明显不能获得专利保护的主题

不符合《专利法》第2条关于发明或者实用新型的定义

第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

明显属于《专利法》第5条或第25条排除的主题

专利法第5条 对违反法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

专利法第25条 对下列各项，不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。 明显不具备《专利法》第22条第4款规定的实用性

专利法第22条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。 未充分公开发明创造所需的实质内容 第二十六条第三款

第二十六条 申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。

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能否合案申请的规定

第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

《专利法实施细则》第三十四条 依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相关关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

关于权利要求书

权利要求书应当满足的要求

权利要求书应当满足的实质性要求 第二十六条第四款

第二十六条 申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。

独立权利要求应当满足的实质性要求 除第二十六条第四款外，还有三个方面：

1.应当记载必要技术特征（专利法实施细则第二十条第二款）

细则第二十条 权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。 2.应当相对于现有技术具备新颖性和创造性（专利法第22条第一款）

3.多项独立权利要求之间应当满足单一性的要求（专利法第31条第1款，细则第34条） 细则第三十四条 依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

从属权利要求应当满足的实质性要求

1.主题名称应当与被引用权利要求的主题名称相同

2.应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定（细则第20条第3款）

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3.从属权利要求的技术方案也必须是完整的技术方案 撰写权利要求书的形式要求

用阿拉伯数字顺序编号，不得有插图，不得使用“如说明书??部分所述”或者“如图??如示”等类似用语。引用说明书附图中的标记不得解释对权利要求保护范围的限制，应当用括号括起来放在相应的技术特征后面。通常不允许使用表格。开放式的权利要求宜采用“包含”“包括”“主要由??组成”的表达方式；封闭式权利要求宜采用“由??组成”的表达方式。“大于”“小于”“超过”等理解为不包括本数；“以上”“以下”“以内”等理解为包括本数。??

撰写权利要求书的主要思路

1.理解该项要求保护的主题的实质性内容，列出全部技术特征；2.分析研究该项要求保护的主题的现有技术，确定最接近的现有技术（最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案。可以是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术；或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术）；3.针对该项要求保护的主题，确定其要解决的技术问题以及为解决该技术问题所必须包括的全部必要技术特征；4.撰写独立权利要求；5.撰写从属权利要求；6.建议委托人另行同日提出专利申请的独立权利要求和从属权利要求。

专利法第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

第三十八条 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。

第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

关于发明专利申请实质审查

与实质审查有关的法条

细则第五十三条 依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：

（一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；

（二）申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的；

（三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。

细则第四十三条 依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

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分案申请应当依照专利法及本细则的规定办理有关手续。

分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。提交分案申请时，申请人应当提交原申请文件副本；原申请享有优先权的，并应当提交原申请的优先权文件副本。

细则第五十一条 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。

对审查意见通知书的答复 总体要求

1.准确理解并全面回应；2.维护委托人的利益；3.尊重委托人的意见 主要工作

1.阅读审查意见通知书：明确对申请文件的总体倾向性意见，阅读重点放在该审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，对审查意见通知书中提出的所有审查意见进行归纳整理

2.分析审查意见通知书及其引用证据

3.向委托人转达审查意见：认为审查意见正确，无授权前景；认为审查意见有商榷余地；认为审查意见不正确，实质性缺陷实际上不存在

4.完成专利申请文件的修改和撰写意见陈述书 答复审查意见通知书需要注意的形式问题

1.答复期限（第一次审查意见通知书，推定收到日后4个月；第二审查意见通知书，推定收到日后4个月）

2.答复的方式（采用意见陈述书的方式，提交或寄给国家知识产权局受理部门）

3.意见陈述书的签署（专利代理机构盖章、代理人签字；或申请人签字/盖章，是单位的，加盖公章；两人以上的，可由代表人签字/盖章）

撰写意见陈述书应当遵循的原则

1.有理有据、清楚地阐述所论述的理由；2.注意维护委托人的权益；3.全面答复审查意见通知书中的审查意见

意见陈述书的撰写格式

意见陈述书通常包括标准表格、正文部分以及修改文件替换页等附件。

正文部分通常包括如下四个部分：起始段、修改说明、具体论述理由和结尾段。

关于无效宣告

无效宣告的理由

专利法第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

细则第六十五条 依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应

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当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。

前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条（不属于规定客体）、第二十条第一款（向外国申请专利时未先报经保密审查）、第二十二条（新颖性、创造性）、第二十三条（属于现有设计，与现有设计或其特征的组合相比，不具有明显区别，与他人在申请日前取得的合法权利相冲突）、第二十六条第三款（说明书未充分公开专利保护的主题）、第四款（权利要求书未以说明书为依据，或者未清楚地限定要求专利保护的范围）、第二十七条第二款（图片或照片未清楚的显示要求专利保护的产品的外观设计）、第三十三条（修改超出了原范围）或者本细则第二十条第二款（独立权利要求未记载解决技术问题的必要技术特征）、第四十三条第一款（分案专利超出了原申请记载的范围）的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条（与另一专利权属于同样的发明创造）规定不能取得专利权。

无效宣告请求书撰写 撰写前的准备

1.分析专利文件：正确理解专利文件及其所要求保护的主题，判断专利文件本身是否存在可能影响专利有效性的缺陷

2.证据的检索、收集、选取与完善 3.无效宣告理由的选择与确定 撰写的内容和格式

一般可按三段式格式撰写，包括起始部分、论述部分和结论部分

无效宣告请求书的答复

无效宣告请求人及其代理人的资格审查 对无效宣告请求书的分析

1.分析无效宣告理由是否属于法定理由 2.证据的分析

证据形式的分析：1个月的举证期限；证明手续是否完备??

证据资格的分析：证据资格是指证据的关联性、合法性和真实性，一份证据是否具有证据资格是判断这份证据可否采用的前提。

证据是否构成现有技术或现有设计的判断

证据可否作为抵触申请判断中所使用的对比文件 对请求人补充提交的意见陈述书及所附证据的分析 对无效宣告理由的分析

意见陈述书撰写的格式和内容

一般可按三段式格式撰写，包括起始部分、论述部分和结论部分

意见陈述书正文

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本意见陈述书是针对国家知识产权局于X年X月X日的第X次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的权利要求书全文、说明书相应替换页、说明书摘要……，以及表明修改处的参考页。

一、修改说明

申请人在仔细研究了审查意见通知书中的审查意见以及通知书中所引用的对比文件后，对权利要求书和说明书作了如下几个方面的修改。

1.针对审查意见通知书中指出的权利要求1不具备新颖性的审查意见，对独立权利要求1进行了修改，将原权利要求1的全部技术特征写入到修改后的权利要求1的前序部分，并在其特征部分加入了以下技术特征：……以使该独立权利要求1符合《专利法》第22条第2款和第3款有关新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于原说明书第二种实施方式和第三种实施方式，说明书最后一段以及图3。

2.针对原申请文件本身所存在的从属权利要求引用部分的主题名称不符合《专利法实施细则》第22条第1款的规定，对从属权利要求4的主题名称进行了修改，使其与所引用权利要求1的主题名称相一致。

3.在修改权利要求书后，对说明书的名称和技术领域、发明内容部分中要解决的技术问题、技术方案和有益效果以及说明书摘要进行了相适应的修改，并将审查意见通知书中所引用的对比文件1的有关内容补充到背景技术部分中。此外，由于XX（技术特征、实施方式……）已被通知书中引用的对比文件披露，这X种实施方式成为了现有技术，因而将说明书第X段中的有关内容删去。（如果试题中明确写明应试时无需对说明书进行修改，则答题时可以不包括这一段内容）

……

上述修改没有超出原说明书和权利要求书的范围，且是针对审查意见通知书指出的缺陷或者是针对申请文件本身存在的缺陷进行的修改，因而符合《专利法》第33条的规定和《专利法实施细则》第51条第3款的规定。

二、具体论述理由

审查意见通知书指出，权利要求1相对于对比文件1和2不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性，申请人不同意这一观点，现陈述意见如下：

本发明权利要求1与对比文件公开的……特征相比，该对比文件没有公开权利要求1中特征部分的内容，即未公开‘……（此处写明具体技术特征）’，因为……（此处可以进一步说明具体理由），由此可知，权利要求1的技术方案相对于对比文件2来说也具备《专利法》第22条第2款规定的新颖性。

在审查意见通知书中所引用的两份对比文件中，由于对比文件1与本申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本发明的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术。

将权利要求1与对比文件1相比较可知，权利要求1与对比文件的区别在于：A（此处A是独立权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征）。由此可知，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是B（此处B是根据区别技术特征在本发明中所起的作用而确定的该独立权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题）。

虽然对比文件2中披露了A，但由对比文件2的说明书第X页第X行至第X行可知，A在对比文件2的技术方案中所起的作用是：C（此处C是根据对比文件2中的上述记载内容所确定的A的作用），而由本发明专利申请说明书第X页第X行至第X行可知，A在本发明独立权利要求1中为解决B这一技

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术问题所起的作用为D（此处D是根据本发明说明书中的上述记载内容所确定的A的作用），由此可知，A在对比文件2中所起的作用与其在本发明中所起的作用是不一样的，因此当本领域技术人员看到对比文件2时，由于A在这篇对比文件中所起的作用与本发明完全不同，因而不可能很容易地就想到利用A这一技术手段来解决最接近的现有技术所存在的技术问题B，也就是说对比文件2未给出应用其所披露的A来解决本发明技术问题的启示，因而由这两篇对比文件得到权利要求1的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

此外，权利要求1的技术方案相对于该两篇对比文件来说，能够……（此处写明相对于两篇对比文件所带来的技术效果）……因而权利要求1相对于这两篇对比文件具有显著的进步。

综上所述，权利要求1相对于这两篇对比文件具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。 专利代理人或申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查意见通知书中所提出的问题。如果审查后认为上述意见陈述存在不妥或不周之处，请给予申请人一次当面陈述意见的机会，在此提出会晤请求。

专利代理人：XXX，电话：XXXXXXXXXX

无效宣告请求书正文

专利复审委员会：

请求人XXX根据《中华人民共和国专利法》第45条及《中华人民共和国专利法实施细则》第65条的规定，针对专利权人XXX的专利号为XXXXXXX、名称为?XXXX?的实用新型专利提出无效宣告请求，该专利的申请日为XXXX年XX月XX日，优先权为XXXX年XX月XX日。

请求人认为本专利不符合《专利法》第X条第X款和《专利法实施细则》第X条第X款的规定，请求专利复审委员会宣告本实用新型专利全部（或者权利要求X～X）无效。请求人提供如下证据：

证据1：XXX； 证据2：XXX。 （论述部分）

请求人宣告该专利无效的具体理由如下：

（一）

本专利权利要求1～7和11相对于证据1不具备《专利法》第22条第2款规定的新颖性和《专利法》第22条第3款规定的创造性，权利要求8～10相对于证据1和本领域技术人员的公知常识不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。

1.本专利权利要求1相对于证据1不具备《专利法》第22条第2款规定的新颖性和《专利法》第22条第3款规定的创造性

《专利法》第22条第2款规定：?新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部队提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。?

《专利审查指南2010》又作出进一步的说明：?……发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日以前由任何单位和个人向专利局提出申请并在申请日后公布或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为两样的发明或者实用新型。?

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由上述规定可知，如果在申请日前公开的现有技术中披露了该发明或实用新型的内容，则该发明和实用新型就丧失了新颖性。

该实用新型专利……（简要介绍） 本专利权利要求1的技术方案为： ?1.……（全文引用）?

证据1公开了……（将证据与权利要求的技术方案相比较）。由此可见，证据1中公开的XXX（主题名称）披露了本专利权利要求1的全部技术特征，且由该证据记载的发明目的可知，其与该实用新型专利所解决的技术问题实质相同，并能达到实质相同的目的。

综上所述，……（得出结论） 2.……

（二）

本专利权利要求1～5不符合《专利法》第26条第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定。

按照《专利法》第26条第4款的规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要的限定要求专利保护的范围。

《专利审查指南2010》规定，……

综上所述，专利号为XXXXXXX的实用新型专利的权利要求1～7和11相对于证据1不具备《专利法》第22条第2款规定的新颖性和《专利法》第22条第3款规定的创造性，权利要求8～10相对于证据1和本领域技术人员的公知常识不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性；权利要求1～5不符合《专利法》第26条第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定……。故请求专利复审委员会宣告上述实用新型专利权全部无效。

无效宣告请求人：XXX

X年X月X日

无效宣告请求书的答复

意见陈述书正文

专利复审委员会：

专利权人收到专利复审委员会转来的请求人XX于XX年XX月XX日针对专利号为ZLXXXXXXXXXXX X.X的实用新型专利提交的专利权无效宣告请求书及所附证据副本（案件编号XXXX）以及于XXXX年X月X日补充提交的意见陈述书及其附件，现作出如下答辩。

（论述部分：针对请求人提出的无效宣告理由有理有据地逐一进行反驳。首先针对无效宣告理由及法律依据、该理由所涉及的权利要求以及所依据的证据提出反驳主张；对专利文件和证据中的相关事实进行认定；在事实认定的基础上，对相关法律规定的适用进行具体分析，提出本专利符合相关法律规定的结论）

一、关于请求人的委托代理人的资格 二、修改说明

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三、关于修改后的独立权利要求1的新颖性和创造性

四、修改后的独立权利要求1已清楚地限定要求专利保护的范围 ……

（结论部分：用概要性的文字说明本专利符合《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南2010》的相关规定，并明确专利权人的具体主张）

综上所述，专利权人认为本专利修改后的权利要求X至X符合《专利法》第X条第X款和《专利法实施细则》第X条第X款的规定，请求人的无效宣告理由不成立，请求专利复审委员会在修改的权利要求的基础上维持本专利有效。

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