审查指南(2010)3.2

第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查

１．引 言

进入国家阶段的国际申请的实质审查，是指对符合专利法及其实施细则的规定进入国家阶段要求获得发明专利保护的国际申请的实质审查。进入国家阶段的国际申请，可以是根据专利合作条约第２２条未经国际初步审查的国际申请，也可以是根据专利合作条约第３９条经过国际初步审查的国际申请。

２．实质审查原则

２．１实质审查的基本原则

根据专利合作条约第２７条（１）的规定，任何缔约国的本国法不得对国际申请的形式或内容提出与专利合作条约及其实施细则的规定不同的或其他额外的要求。专利合作条约第２７条（５）又规定，专利合作条约及其实施细则中，没有一项规定的意图可以解释为限制任何缔约国按其意志规定授予专利权的实质条件的自由。尤其是专利合作条约及其实施细则关于现有技术的定义的任何规定是专门为国际程序使用的，因而各缔约国在确定国际申请中请求保护的发明是否可以被授予专利权时，可以自由适用本国法关于现有技术的标准。

基于专利合作条约的规定，对于进入国家阶段的国际申请，应当根据以下原则进行审查：

（１）申请的形式或内容，适用专利法及其实施细则和审查指南的规定，但上述规定与专利合作条约及其实施细则的规定不同的，以专利合作条约及其实施细则的规定为准。

（２）授予专利权的实质条件，适用专利法及其实施细则和审查指南的规定。

２．２与授予专利权的实质条件有关的条款

本章第２．１节（２）中规定的“授予专利权的实质条件”涉及专利法及其实施细则中的以下条款：

专利法第二条第二款：发明的定义；

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专利法第五条：违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，以及违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源并依赖该遗传资源完成的发明创造；

专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十一条：避免重复授权；

专利法第九条第二款：先申请原则；

专利法第二十条：保密审查；

专利法第二十二条：新颖性、创造性和实用性；

专利法第二十五条第一款第（一）项至第（五）项：不授予专利权的客体；

专利法第二十六条第三款：发明的充分公开；

专利法第二十六条第四款：权利要求书以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；

专利法第二十六条第五款及专利法实施细则第二十六条和第一百零九条：遗传资源来源的披露；

专利法第二十九条：优先权；

专利法第三十一条及专利法实施细则第三十四条和第四十二条：单一性；

专利法第三十三条及专利法实施细则第四十三条第一款：

修改及分案申请不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；

专利法实施细则第二十条第二款：独立权利要求应当包括发明的全部必要技术特征。

３．实质审查依据文本的确认

３．１申请人的请求

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在进入国家阶段时，国际申请的申请人需要在书面进入声明中确认其希望专利局依据的审查文本。

国际申请国家阶段的实质审查，应当按申请人的请求，依据其在书面声明中确认的文本以及随后提交的符合有关规定的文本进行。

３．２审查依据的文本

作为实质审查基础的文本可能包括：

（１）对于以中文作出国际公布的国际申请，原始提交的国际申请；对于使用外文公布的国际申请，原始提交的国际申请的中文译文。

（２）对于以中文作出国际公布的国际申请，根据专利合作条约第１９条提交的修改的权利要求书；对于使用外文公布的国际申请，根据专利合作条约第１９条提交的修改的权利要求书的中文译文。

（３）对于以中文作出国际公布的国际申请，根据专利合作条约第３４条提交的修改的权利要求书、说明书和附图；对于使用外文公布的国际申请，根据专利合作条约第３４条提交的修改的权利要求书、说明书和附图的中文译文。

（４）根据专利法实施细则第四十四条和／或第一百零四条提交的补正文本。

（５）根据专利法实施细则第一百一十二条第二款或第五十一条第一款提交的修改文本。

根据专利合作条约第２８条或第４１条提交的修改的权利要求书、说明书和附图视为根据专利法实施细则第一百一十二条第二款或第五十一条第一款提交的修改文本。

作为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。审查基础声明包括：进入国家阶段时在进入国家阶段的书面声明（以下简称进入声明）规定栏目中的指明，以及进入国家阶段之后在规定期限内以补充声明的形式对审查基础的补充指明。

后者是对前者的补充和修正。

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如果申请人在进入声明中指明申请文件中含有援引加入的项目或部分，并且在初步审查阶段已经重新确定了该国际申请相对于中国的申请日，则援引加入的项目或部分应当是原始提交的申请文件的一部分。实质审查过程中，不允许申请人通过修改相对于中国的申请日而保留援引加入的项目或部分。

细则１１２．２

对于国际阶段的修改文件，进入国家阶段未指明作为审查基础的，或者虽指明但未按规定提交中文译文的，不作为实质审查的基础。

此外，申请人在国际申请进入国家阶段后提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内，可以根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定对申请文件进行修改。

有关审查依据文本的确认，适用本指南第二部分第八章第４．１节的规定。上述修改文本以及按照专利法实施细则第五十一条的规定提交的修改文本的审查，适用本指南第二部分第八章第５．２节的规定。

３．３原始提交的国际申请文件的法律效力

对于以外文公布的国际申请，针对其中文译文进行实质审查，一般不需核对原文；但是原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的依据。

对于国际申请，专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的权利要求书、说明书及其附图。

４．实质审查中的检索

４．１一般原则

对于进入国家阶段实质审查的国际申请，一般应当作全面检索。有关检索的要求适用本指南第二部分第七章的规定。

４．２节约原则

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从节约原则上考虑，审查员应当参考国际检索报告和专利性国际初步报告所提供的信息。但是需要注意，申请人要求作为审查依据的文本与作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本是否一致，以及要求保护的主题在国际阶段是否已被全面检索。

申请人要求作为审查依据的文本，其要求保护的主题已经在作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改的，或者要求保护的主题在国际阶段未被全面检索的，审查中不能简单地使用国际检索报告和专利性国际初步报告的结果，而需要对检索结果重新分析，并根据需要作出补充检索。

国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件足以破坏专利申请的新颖性和创造性的，则无需对该专利申请做进一步的检索。

需要注意的是，国际检索报告中所列出的某些文件类型与中国国家阶段实质审查的检索报告中所列出的相应文件类型含义不同，例如Ｐ类文件和Ｅ类文件。在国际检索报告中，“Ｐ”表示公布日先于国际申请的申请日但迟于其所要求的优先权日的文件，“Ｅ”表示申请日或优先权日早于国际申请的申请日（非优先权日），公布日在该国际申请日的当天或之后且其内容涉及国际申请的新颖性的专利文件。在国际检索报告中出现的Ｅ类文件可能成为国家阶段检索报告中的ＰＥ类或Ｅ类文件。

５．实质审查所涉及的内容和审查要求

本节重点说明进入国家阶段的国际申请的实质审查与国家申请实质审查的区别之处，对于相同之处则仅仅简单列举和指引参照相应的章节。

５．１专利性国际初步报告的使用

国际申请的国际初步审查是根据专利合作条约第３３条（１）的规定对请求保护的发明看起来是否有新颖性、是否有创造性（非显而易见性）和是否有工业实用性提出初步的无约束力的意见。专利合作条约第３３条（２）～（４）对于新颖性、创造性和工业实用性的判断标准提出了具体要求，同时专利合作条约第３３条（５）说明，该条（２）～（４）所述标准只供国际初步审查使用。任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否可以获得专利，可以采用附加的或不同的标准。

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